ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ
ОГЛЯДОВИЙ ЛИСТ
13.07.2005 N 01-8/1234
Господарські суди України
Про практику застосування господарськими
судами законодавства про захист прав
на об'єкти промислової власності
(за матеріалами справ, розглянутих у касаційному
порядку Вищим господарським судом України)
У порядку інформації та для врахування у розгляді справ
надсилається огляд вирішених господарськими судами спорів у
справах, пов'язаних із захистом прав на об'єкти промислові
власності, судові рішення в яких переглянуто в касаційному порядку
Вищим господарським судом України.
1. Обставинами, які входять до предмету доказування зі спору
про право виставкового пріоритету є, зокрема, питання щодо статусу
відповідної виставки, її адміністрацію чи оргкомітет та участь в
ній особи.
Підприємство звернулося до місцевого господарського суду з
позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності та
Товариства з позовом про визнання недійсним свідоцтва України на
знак для товарів і послуг.
Рішенням місцевого господарського суду в задоволенні позову
відмовлено. Вказане рішення з посиланням на приписи статей 5, 6,
9, 10, 19 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і
послуг" ( 3689-12 ) (далі - Закон), статті 494 Цивільного кодексу
України ( 435-15 ) мотивовано тим, що заявка Товариства на
одержання правової охорони для знака, об'єктом якого є словесне
позначення "КОНДИЦИОНЕР МЕТАЛЛА", має більш ранню дату подання до
Установи, ніж заявка Підприємства, в силу виставочного пріоритету.
Постановою апеляційного господарського суду скасовано рішення
місцевого господарського суду з цієї справи; позов задоволено:
визнано недійсним свідоцтво України на знак для товарів і послуг,
зобов'язано Державний департамент інтелектуальної власності
виключити свідоцтво з Державного реєстру свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг та опублікувати відповідні відомості в
офіційному бюлетені. Постанову суду апеляційної інстанції з
посиланням на вимоги статті 33 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК України) мотивовано тим,
що на підставі перевірки наявних та додатково витребуваних доказів
встановлено відсутність виставочного пріоритету у Товариства
згідно з поданою цим відповідачем заявкою від 10.11.2003 на
одержання оспорюваного свідоцтва на знак для товарів і послуг.
Товариство звернулося до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просило залишити в силі рішення суду
першої інстанції.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями
обставин справи та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про наявність підстав для часткового
задоволення касаційної скарги.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання про
наявність права виставочного пріоритету у Товариства. Ця обставина
має значення для правильного вирішення спору з даної справи,
оскільки свідоцтво України на знак для товарів і послуг, власником
якого є Товариство і правомірність якого оспорюється
Підприємством, видано на підставі встановленого Установою
виставочного пріоритету.
Відповідно до статті 11 Паризької Конвенції про охорону
промислової власності від 20 березня 1883 року країни ( 995_123 )
Союзу надають відповідно до свого внутрішнього законодавства
тимчасову охорону патентоспроможних винаходів, корисних моделей,
промислових зразків, а також товарних знаків для продуктів, що
експонуються на офіційних чи офіційно визнаних міжнародних
виставках, які організовані на території однієї з цих країн.
Відповідно до частини 1 статті 494 Цивільного кодексу України
( 435-15 ) набуття права інтелектуальної власності на торговельну
марку засвідчується свідоцтвом. Умови та порядок видачі свідоцтва
встановлюються законом.
Згідно з пунктом 6 статті 5 Закону ( 3689-12 ) право на
одержання свідоцтва має заявник, заявка якого має більш ранню дату
подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату
пріоритету, за умови, що вказана заявка не вважається відкликаною,
не відкликана або за нею Установою не прийнято рішення про відмову
в реєстрації знака, можливості оскарження якого вичерпані.
Відповідно до пунктів 1 та 2 статті 9 Закону ( 3689-12 ):
"1. Заявник має право на пріоритет попередньої заявки на
такий же знак протягом шести місяців від дати подання попередньої
заявки до Установи чи до відповідного органу держави - учасниці
Паризької конвенції про охорону промислової власності ( 995_123 ),
якщо на попередню заявку не заявлено пріоритет.
2. Пріоритет знака, використаного в експонаті, показаному на
офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках, проведених
на території держави - учасниці Паризької конвенції про охорону
промислової власності ( 995_123 ), може бути встановлено за датою
відкриття виставки, якщо заявка надійшла до Установи протягом
шести місяців від зазначеної дати".
У пункті 2.1.29 Правил складання, подання та розгляду заявки
на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
затверджених наказом Державного патентного відомства України від
28.07.1995 N 116 ( z0276-95 ) (в редакції наказу Держпатенту від
20.08.1997 N 72 ( z0416-97 ), визначено:
"Якщо заявник бажає скористатися правом пріоритету відповідно
до пункту 2 статті 9 Закону ( 3689-12 ), то разом із заявкою або
протягом трьох місяців від дати її подання, необхідно подати заяву
про пріоритет та документ, що підтверджує показ заявленого знака
на офіційній або офіційно визнаній міжнародній виставці. Документ
засвідчується адміністрацією або оргкомітетом виставки. Переклад
документа українською мовою подається разом із заявою або на
повідомлення Відомства у строки, зазначені у повідомленні.
Документ має містити найменування особи, яка експонувала
товари і/або послуги, зображення знака, перелік товарів і/або
послуг, які експонувались під цим знаком та дату початку
відкритого показу товарів і/або послуг на виставці".
З огляду на викладені приписи чинного законодавства України
обставинами, що входять до предмету доказування у цій справі, є
дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону "SIA
2003", про адміністрацію або оргкомітет цієї виставки, а також про
участь у цій виставці Товариства. У встановленні цих обставин
судовими інстанціями порушено визначені у статті 43 ГПК України
( 1798-12 ) правила оцінки доказів, оскільки не здійснено їх
належної перевірки в судовому процесі з огляду на вимоги закону.
Питання про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону
"SIA 2003" можливо вирішити, керуючись положеннями Конвенції про
міжнародні виставки (Париж, 22 листопада 1928 року) ( 995_975 ),
до якої Союз РСР приєднався 02.11.1935, а Україна є його
правонаступником в силу статті 7 Закону України "Про
правонаступництво України" ( 1543-12 ), а також приписами
Концепції розвитку виставково-ярмаркової діяльності, схваленої
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.07.2003 N 459-р
( 459-2003-р ), та Положення про Раду з питань виставкової
діяльності в Україні, затвердженої розпорядженням Президента
України від 27.03.2001 N 74/2001-рп ( 74/2001-рп ).
Відповідно до статті 1 Конвенції про міжнародні виставки
( 995_975 ) розглядається як міжнародна офіційна або офіційно
визнана виставка усякий показ, яким би не було його найменування,
до участі в якому інші країни запрошуються дипломатичним шляхом,
який має в якості загального правила неперіодичний характер,
головну мету якого становить визначення успіхів, досягнутих
різними країнами в одній чи декількох галузях виробництва і на час
якого по суті при вході у приміщеннях виставки не робиться ніякої
різниці між покупцями і відвідувачами.
Згідно з розділом 4 Концепції розвитку виставково-ярмаркової
діяльності ( 459-2003-р ) рішення про надання виставці статусу
міжнародної, національної або міжрегіональної приймає Рада з
питань виставкової діяльності в Україні на основі документів,
поданих організатором (організаторами) заходу, після проведення
аудиту статистичних даних та результатів сертифікації.
Відповідно до Положення про Раду з питань виставкової
діяльності в Україні ( 74/2001-рп ) ця Рада є
консультативно-дорадчим органом при Президентові України.
Враховуючи викладені положення Конвенції ( 995_975 ) та
розпоряджень Президента України та Кабінету Міністрів України
фактичні дані про статус 11-го Київського Міжнародного автосалону
"SIA 2003" та адміністрацію або оргкомітет цієї виставки можливо
достовірно з'ясувати лише шляхом їх витребування в Раді з питань
виставкової діяльності в Україні на підставі статей 30 та 38 ГПК
( 1798-12 ).
Питання про участь Товариства в 11-му Київському Міжнародному
автосалоні "SIA 2003" як експонента або субекспонента можливо
достовірно з'ясувати в адміністрації або оргкомітеті цієї виставки
після встановлення їх особи.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові
рішення зі справи скасував, а справу передав на новий розгляд до
господарського суду першої інстанції.
2. Право попереднього користувача виникає не лише у випадку
використання торговельної марки, яка є тотожною із зареєстрованою
торговельною маркою, а й у випадку використання торговельної
марки, яка є схожою із зареєстрованою торговельною маркою.
Товариство звернулося до місцевого господарського суду з
позовом до Заводу про зобов'язання припинити дії, які порушують
права позивача як власника свідоцтва від 15.02.2001 N 18139 на
знак для товарів і послуг "Ротокан", а також зобов'язання
відповідача усунути з товару - лікарських засобів - незаконно
використаний знак "Ротокан". В подальшому позивач збільшив позовні
вимоги та просив суд стягнути з відповідача 7054000,80 грн.
майнової шкоди.
Рішенням господарського суду в задоволенні позову відмовлено
з мотивів наявності у відповідача права попереднього користувача
спірним знаком для товарів і послуг.
Постановою апеляційного господарського суду назване рішення
місцевого господарського суду змінено; позов задоволено частково;
відповідача зобов'язано припинити дії, які порушують право
Товариства як власника свідоцтва від 15.01.2002 N 18139 на знак
для товарів і послуг "Ротокан"; в частині позовних вимог про
зобов'язання усунути з товару незаконно використаний знак
відмовлено; позовні вимоги про відшкодування збитків у сумі
7054000,80 грн. залишено без розгляду. У прийнятті названої
постанови суд апеляційної інстанції виходив з того, що передбачене
статтею 500 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі - ЦК
України) право попереднього користувача поширюється лише на
використання знака, тотожного зі спірним торговельним знаком, у
зв'язку з чим застосування відповідачем у господарській діяльності
торговельної марки "Ротокан" є неправомірним. Крім того, оскільки
заяву про збільшення позовних вимог було подано неповноважною
особою, вимоги щодо стягнення з Заводу 7054000,80 грн.
матеріальної шкоди підлягають залишенню без розгляду на підставі
пункту 1 статті 80 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (далі - ГПК України).
Завод звернувся до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову суду
апеляційної інстанції з даної справи та відмовити у задоволенні
позовних вимог Товариства.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими
інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування
ними норм матеріального і процесуального права, Вищий
господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав
для задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.
Причиною спору зі справи стало питання щодо правомірності
використання відповідачем знака для товарів і послуг "Ротокан",
якому надано правову охорону згідно із свідоцтвом від 15.02.2001
N 18139.
Відповідно до частин першої, другої статті 494 ЦК України
набуття ( 435-15 ) права інтелектуальної власності на торговельну
марку засвідчується свідоцтвом. Обсяг правової охорони
торговельної марки визначається наведеними у свідоцтві її
зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не
встановлено законом.
Згідно зі статтею 495 ЦК України ( 435-15 ) майновими правами
інтелектуальної власності на торговельну марку, що належать,
зокрема, володільцю відповідного свідоцтва, є:
- право на використання торговельної марки;
- виключне право дозволяти використання торговельної марки;
- виключне право перешкоджати неправомірному використанню
торговельної марки, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені
законом.
Разом з тим, частиною шостою статті 16 Закону ( 3689-12 )
передбачено, що виключне право власника свідоцтва забороняти іншим
особам використовувати без його згоди зареєстрований знак не
поширюється, зокрема, на здійснення будь-якого права, що виникло
до дати подання заявки або, якщо було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету заявки.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції та задовольняючи
позов у частині заборони відповідачеві використовувати спірну
торговельну марку, апеляційний господарський суд виходив з того
висновку, що право попереднього користування виникає лише у
випадку використання знака, який є тотожним із зареєстрованою
торговельною маркою, та не поширюється на випадки застосування
схожого знака для товарів і послуг. Проте, на думку Вищого
господарського суду України, відповідна правова оцінка обставин
справи є невірною, виходячи з такого.
Згідно зі статтею 500 ЦК України ( 435-15 ) будь-яка особа,
яка до дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було
заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї
діяльності добросовісно використала торговельну марку в Україні
або здійснила значну і серйозну підготовку для такого
використання, має право на безоплатне продовження такого
використання або використання, яке передбачалося зазначеною
підготовкою (право попереднього користувача).
Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону ( 3689-12 )
використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням
знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в
мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює
в цілому відмітності знака.
Отже, оскільки з огляду на наведені приписи закону
використанням знака є також застосування схожої з таким знаком
торговельної марки, місцевий господарський суд з урахуванням
встановлених ним обставин справи дійшов вірного висновку про
наявність у відповідача права попереднього користувача на
позначення "Ротокан".
З огляду на правомірність використання Заводом спірної
торговельної марки позовні вимоги в частині стягнення з
відповідача 7054000,80 грн. майнової шкоди не підлягають
задоволенню.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України
постанову апеляційного господарського суду з даної справи
скасував, а рішення місцевого господарського суду залишив без
змін.
3. У вирішенні спору зі справи судові інстанції правомірно
визнали за позивачем права інтелектуальної власності на відповідні
знаки для товарів і послуг.
Товариство звернулося до місцевого господарського суду з
позовом до Підприємства про визнання майнових прав на знаки для
товарів і послуг та зобов'язання внести зміни до Державного
реєстру свідоцтв.
Рішенням зазначеного суду, залишеним без змін постановою
апеляційного господарського суду, позов задоволено частково: за
Товариством визнано майнові права інтелектуальної власності на
знак для товарів і послуг "OSV", заявка N 2003033147 від
28.03.2003, та майнові права інтелектуальної власності на
графічний знак для товарів і послуг, свідоцтво N 14162 від
29.12.1999. У частині зобов'язання Державного департаменту внести
зміни до Державного реєстру свідоцтв України знаків для товарів і
послуг, вказавши власником графічного знака для товарів і послуг
(свідоцтво на знак N 14162 від 29.12.1999) Товариство, позов
залишено без розгляду.
Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України
з касаційною скаргою, в якій просило судові рішення першої та
апеляційної інстанцій скасувати і в позові відмовити.
У своїй касаційній скарзі Державний департамент
інтелектуальної власності зазначає, що провадження у справі
підлягало припиненню.
Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями
фактичних обставин справи правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення
касаційної скарги з огляду на таке.
Причиною спору зі справи стало питання про належність
позивачу прав на знаки для товарів і послуг.
Відповідно до пункту 3 статті 5 Закону України "Про захист
прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (далі - Закон)
право власності на знак засвідчується свідоцтвом.
Пунктом 7 статті 16 Закону ( 3689-12 ) передбачено, що
власник свідоцтва може передавати будь-якій особі право власності
на знак повністю або відносно частини зазначених у свідоцтві
товарів і послуг, на підставі договору. Крім того, пунктом 9 цієї
статті передбачено, що договір про передачу права власності на
знак і ліцензійний договір вважаються дійсними, якщо вони укладені
у письмовій формі і підписані сторонами. Сторона договору має
право на інформування невизначеного кола осіб про передачу права
власності на знак або видачу ліцензії на використання знака. Таке
інформування здійснюється шляхом публікації в офіційному бюлетені
відомостей в обсязі та порядку, встановлених Установою, з
одночасним внесенням їх до Реєстру. У разі опублікування
відомостей про передачу права власності на знак стосовно частини
зазначених у свідоцтві товарів і послуг Установа видає нове
свідоцтво на ім'я особи, якій передане це право, за наявності
документа про сплату державного мита за видачу свідоцтва.
Пунктом 1 статті 16 Закону ( 3689-12 ) також передбачено, що
права, що випливають із свідоцтва, діють від дати подання заявки.
Згідно з пунктом 5 статті 10 Закону ( 3689-12 ) заявник може
вносити до заявки зміни, пов'язані зі зміною особи заявника, за
умови згоди зазначених у заявці інших заявників. Такі зміни може
за згодою всіх заявників вносити також особа, яка бажає стати
заявником. Ці виправлення та зміни враховуються, якщо вони
одержані закладом експертизи не пізніше одержання ним документа
про сплату державного мита за видачу свідоцтва. Порядок внесення
таких змін передбачено Правилами складання, подання та розгляду
заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг,
затвердженими наказом Державного патентного відомства України від
28.07.1995 N 116 ( z0276-95 ) (в редакції наказу Держпатенту від
20.08.1997 N 72 ( z0416-97 ).
Судовими інстанціями встановлено, що перехід права власності
на знаки для товарів і послуг згідно із свідоцтвом N 14162 та
заявкою від 28.03.2003 N 2003033147 відбувся на підставі договору
та належним чином зареєстрований Державним департаментом
інтелектуальної власності. Зазначені дії сторін не суперечать
чинному законодавству та відповідають приписам статей 422, 427
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), відповідно до приписів яких
можлива передача майнових прав інтелектуальної власності на
підставі договору, який передбачає умови такої передачі.
Відповідно до статті 16 Цивільного кодексу України ( 435-15 )
захист цивільних прав у суді передбачений також шляхом визнання
права. Крім того, статтею 21 Закону ( 3689-12 ) передбачено, що
суди відповідно до їх компетенції розв'язують, зокрема, спори про
встановлення власника свідоцтва. Таким чином, судові інстанції
правомірно визнали за позивачем права інтелектуальної власності на
відповідні знаки для товарів і послуг.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові
рішення зі справи залишив без змін.
4. Судові інстанції не дослідили питання про те, чи отримано
відповідачем патент на промисловий зразок (етикетку) і чи відмінні
позначення, які є об'єктами цього промислового зразка та
конкуруючої торговельної марки позивача, що стало підставою для
скасування судових рішень зі справи.
Закрите акціонерне товариство звернулося до місцевого
господарського суду з позовом до Споживчого товариства та
Акціонерного товариства про:
- зобов'язання Споживчого товариства припинити порушення прав
власника свідоцтва України на знак для товарів і послуг N 9526;
- заборону Споживчому товариству використовувати без дозволу
Закритого акціонерного товариства позначення "МИРГОРОДСЬКА N 2",
яке є схожим з торговельною маркою позивача за свідоцтвом України
N 9526;
- зобов'язання Акціонерного товариства припинити порушення
прав власника свідоцтв України N 9526 та N 22522;
- зобов'язання Акціонерного товариства усунути з пляшок
мінеральної води "МИРГОРОДСЬКА N 2" позначення "МИРГОРОДСЬКА N 2",
що є схожим з торговельними марками Закритого акціонерного
товариства за свідоцтвами України NN 9526 і 22522 настільки, що
їх можна сплутати;
- заборону Акціонерному товариству використовувати без
дозволу Закритого акціонерного товариства позначення "МИРГОРОДСЬКА
N 2", що є схожим з торговельними марками позивача за свідоцтвами
України NN 9526 і 22522 настільки, що їх можна сплутати;
- зобов'язання Акціонерного товариства знищити виготовлені
зображення позначення "МИРГОРОДСЬКА N 2", що є схожими з
торговельними марками Закритого акціонерного товариства за
свідоцтвами України NN 9526 і 22522 настільки, що їх
можнасплутати;
- зобов'язання Акціонерного товариства припинити
недобросовісну конкуренцію.
Причиною спору зі справи стало питання щодо правомірності:
- використання Акціонерним товариством в рекламуванні
мінеральної води та в етикетці позначення "МИРГОРОДСЬКА N 2", яке,
на думку позивача, є схожим з торговельними марками Закритого
акціонерного товариства за свідоцтвами України NN 9526 і 22522;
- розповсюдження Споживчим товариством мінеральної води з
використанням позначення "Миргородська N 2".
Рішенням місцевого господарського суду, залишеним без змін
постановою апеляційного господарського суду, в позові відмовлено.
Судові рішення мотивовано тим, що Ленінський районний суд
м. Полтави у розгляді цивільної справи за позовом громадянина Б.
до Акціонерного товариства дійшов висновку про "відмінність
позначень", що використовуються Закритим акціонерним товариством і
Товариством. За рішенням названого районного суду "дії
Акціонерного товариства не є такими, що в розумінні ст. 4 Закону
України "Про захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР )
кваліфікуються як "неправомірне використання чужих позначень,
рекламних матеріалів, упаковки".
Господарські суди першої та апеляційної інстанцій послалися
на те, що рішення суду з цивільної справи набрало законної сили, а
тому воно відповідно до статті 35 Господарського процесуального
кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК України) є обов'язковим
для господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають
значення для вирішення спору.
Закрите акціонерне товариство звернулося до Вищого
господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просило
судові рішення зі справи скасувати, а справу передати на новий
розгляд до господарського суду першої інстанції. Скаргу мотивовано
тим, що судовими інстанціями у розгляді справи порушено норми
матеріального і процесуального права, а саме приписи статей 33,
41, 43 ГПК України ( 1798-12 ) і статті 20 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ). У скарзі також
зазначено, що місцевий та апеляційний господарські суди не
досліджували матеріали заявки N 2004030323 на промисловий зразок і
не з'ясовували питання щодо прав Акціонерного товариства на даний
промисловий зразок, а апеляційний господарський суд не надав
належної оцінки поданим позивачем доказам стосовно оскарження в
апеляційному порядку рішення суду в цивільній справі, а отже не
з'ясував, чи набрало воно законної сили.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими
інстанціями обставин справи правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної
скарги, скасування судових рішень, прийнятих по суті даної справи,
та передачі її на новий розгляд до суду першої інстанції з
урахуванням такого.
05.07.2004 Ленінським районним судом м. Полтави прийнято
рішення з цивільної справи, яким громадянину Б. відмовлено в
задоволенні позову до Акціонерного товариства про відшкодування
моральної шкоди. Зазначеним рішенням встановлено, що:
з початку 2004 року Акціонерне товариство для позначення
своєї продукції (мінеральної води) використовує виготовлену на
плівці етикетку з написом "Миргородська N 2";
зазначена етикетка (промисловий зразок) зареєстрована
Державним департаментом інтелектуальної власності за заявкою
N 2004030323;
дана етикетка являє собою оновлений варіант знака для товарів
і послуг за свідоцтвом України N 32005, зареєстрованого
Акціонерним товариством для товарів 05, 32 класів МКТП;
Харківським науково-дослідним інститутом судових експертиз
ім. заслуженого професора М.С. Бокаріуса проведено експертизу, за
висновком якої промисловий зразок - етикетка "МИРГОРОДСЬКА N 2"
відповідає таким критеріям надання охорони, як "новизна" та
"промислова придатність";
воду, яку виробляє Акціонерне товариство, в 1975 році було
внесено під назвою "МИРГОРОДСЬКА N 2" до Республіканського
стандарту РСТ УССР 878-76, а в 1993 році - до Державного стандарту
ДСТУ 878-93;
промисловий зразок - етикетка "МИРГОРОДСЬКА N 2" Акціонерного
товариства та етикетка "МИРГОРОДСЬКА" Закритого акціонерного
товариства спільною рисою мають використання однакових кольорів,
але, зважаючи на різне композиційне вирішення, однакові кольори не
створюють однакового візуального враження. Окремі художні елементи
зображення етикетки "МИРГОРОДСЬКА N 2" (заявка N 2004030323) не
співпадають з жодним з окремих художніх елементів позначення,
зареєстрованого як знак для товарів і послуг за свідоцтвом України
N 9526. За загальним зоровим враженням вказані етикетки
сприймаються як різні;
рекламний проспект мінеральної води "МИРГОРОДСЬКА N 2"
містить інформаційні матеріали, які за своїм змістом та посиланням
не є такими, що можуть ввести споживача в оману. В рекламному
матеріалі також використано фрагмент промислового зразка -
етикетки "МИРГОРОДСЬКА N 2" Акціонерного товариства.
Судові інстанції не дали оцінки твердженням позивача про те,
що торговельна марка за свідоцтвом України N 22522 не була
предметом розгляду в цивільній справі, і рішення Ленінського
районного суду м. Полтави від 05.07.2004 не містить з цього
приводу жодних висновків.
Відповідно до статті 1 Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 ) промисловий зразок - це результат
творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.
Згідно з пунктами 2, 6 статті 5 цього Закону ( 3689-12 )
об'єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, які визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб; обсяг правової охорони, що надається,
визначається сукупністю суттєвих ознак промислового зразка,
представлених на зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до
Реєстру, і засвідчується патентом з наведеною у ньому копією
внесеного до Реєстру зображення виробу.
Пунктом 2 статті 20 Закону України "Про охорону прав на
промислові зразки" ( 3688-12 ) передбачено, що патент надає його
власнику виключне право використовувати промисловий зразок за
своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших
власників патентів. Використанням промислового зразка визнається
виготовлення виробу (в даному випадку - етикетки) із застосуванням
запатентованого промислового зразка, застосування такого виробу,
пропонування для продажу, в тому числі через Інтернет, продаж,
імпорт (ввезення) та інше введення його в цивільний оборот або
зберігання такого виробу в зазначених цілях.
Згідно з пунктом 1 статті 20 Закону України "Про охорону прав
на промислові зразки" ( 3688-12 ) права, що випливають з патенту,
діють від дати публікації відомостей про його видачу за умови
сплати річного збору за підтримання чинності патенту.
Вирішуючи спір, місцевий та апеляційний господарські суди не
дослідили питання щодо того, чи отримано Акціонерним товариством
патент на промисловий зразок (етикетку) і чи опубліковано
відомості про видачу такого патенту.
Згідно зі статтею 35 ГПК України ( 1798-12 ) рішення суду з
цивільної справи, що набрало законної сили, є обов'язковим для
господарського суду щодо фактів, які встановлені судом і мають
значення для вирішення спору.
Відповідно до частини першої статті 231 Цивільного
процесуального кодексу України ( 1502-06 ) рішення суду, якщо воно
не було оскаржене, набирає чинності після закінчення строку на
апеляційне оскарження або на апеляційне подання. У разі подання
апеляційної скарги рішення суду набирає чинності після розгляду
справи судом апеляційної інстанції.
Попередні судові інстанції, зазначаючи, що рішення
Ленінського районного суду м. Полтави від 05.07.2004 набрало
законної сили 05.08.2004, не дослідили питання про те, чи
оскаржувалося зазначене рішення в апеляційному порядку. До того ж
апеляційний господарський суд не дав належної юридичної оцінки
наданому позивачем доказу, а саме копії апеляційної скарги
Закритого акціонерного товариства на рішення суду з цивільної
справи.
Таким чином, місцевий господарський суд та апеляційний
господарський суд у прийнятті оскаржуваних рішень припустилися
порушення частини першої статті 4-7 ГПК України ( 1798-12 ) щодо
прийняття судового рішення за результатами обговорення усіх
обставин справи та частини першої статті 43 названого Кодексу
стосовно всебічного, повного і об'єктивного розгляду в судовому
процесі всіх обставин справи в їх сукупності.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові
рішення зі справи скасував, а справу передав на новий розгляд до
господарського суду першої інстанції.
5. Для правильного вирішення спору про визнання патентів
недійсними суд мав керуватися законодавством, що діяло на дату
подання заявки.
Підприємство звернулося до місцевого господарського суду з
позовом до Державного департаменту інтелектуальної власності та
Товариства з позовом про визнання недійсними:
- патенту від 17.12.2001 N 5491 на промисловий зразок
"Упаковка для сигарет "Прима 2000";
- патенту від 15.04.2002 N 5874 на промисловий зразок
"Упаковка для сигарет "Прима робоча".
Рішенням господарського суду, залишеним без змін постановою
апеляційного господарського суду, позов задоволено: патент N 5492
на промисловий зразок "Упаковка для сигарет "Прима 2000" та патент
N 5874 на промисловий зразок "Упаковка для сигарет "Прима рабочая"
визнано недійсними з дати подання заявок; Державний департамент
інтелектуальної власності зобов'язано внести відомості про
визнання недійсними патентів N 5492 та N 5874 на промислові зразки
до Державного реєстру патентів України на промислові зразки та
повідомити про визнання цих патентів недійсними в офіційному
бюлетені "Промислова власність". Зазначені рішення судових
інстанцій у цій справі з посиланням на підпункт "в" пункту 1
статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"
( 3688-12 ) (у редакції Закону України від 22.05.2003 N 850-IV
( 850-15 ) мотивовано тим, що оспорювані патенти на промислові
зразки видано внаслідок подання заявки Товариством з порушенням
виключних авторських прав Підприємства.
Державний департамент інтелектуальної власності звернувся до
Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій
просив скасувати постанову апеляційного господарського суду і
передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.
Мотивами касаційної скарги зазначено те, що:
оспорювані патенти на промислові зразки визнано недійсними на
підставі припису підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону України
"Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ), а ця норма
з'явилася пізніше від дати подання заявок на одержання цих
патентів; судовими інстанціями помилково не застосовано до спірних
відносин сторін припис пункту 8 статті 20 Закону України "Про
охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 ).
Товариство звернулося до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просило скасувати судові рішення зі
справи і прийняти нове рішення, яким відмовити у позові. Касаційну
скаргу мотивовано тим, що оспорювані патенти на промислові зразки
визнано недійсними на підставі припису підпункту "в" пункту 1
статті 25 Закону України "Про охорону прав на промислові зразки"
( 3688-12 ), а ця норма з'явилася пізніше від дат видачі цих
патентів та дат подання заявок на їх одержання.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями
обставин справи та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про наявність підстав для задоволення
касаційних скарг з огляду на таке.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання про
правомірність видачі Товариству патентів від 17.12.2001 N 5491 та
від 15.04.2002 N 5874, за якими промисловим зразкам "Упаковка для
сигарет "Прима 2000" та "Упаковка для сигарет "Прима рабочая"
надано правову охорону.
Судовими інстанціями з достатньою повнотою встановлено
обставини, що входять до предмету доказування у справі, однак цим
обставинам дано неправильну юридичну оцінку. У рішеннях судових
інстанцій зі справи правовою підставою для задоволення позову
Підприємства зазначено припис підпункту "в" пункту 1 статті 25
Закону України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 )
(у редакції Закону України від 22.05.2003 N 850-IV ( 850-15 ),
відповідно до якого патент може бути визнано у судовому порядку
недійсним повністю або частково у разі видачі патенту внаслідок
подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Однак судовими інстанціями у вирішенні спору про визнання
патенту недійсним не враховано припис абзацу шостого пункту 3
Постанови Верховної Ради України від 23.12.1993 N 3770-XII
( 3770-12 ) "Про введення в дію Закону України "Про охорону прав
на промислові зразки", відповідно до якого встановлено, що патент
України може бути визнано недійсним у порядку, встановленому цим
Законом, у разі невідповідності промислового зразка умовам
охороноспроможності, визначеним законодавством, що діяло на дату
подання заявки. Вживаний у цьому приписі термін "умови
охороноспроможності" є більш ємним поняттям, ніж термін "умови
патентоспроможності", визначення якого наведено у статті 6 Закону
України "Про охорону прав на промислові зразки" ( 3688-12 )
(далі - Закон). За своїм змістом умови охороноспроможності
означають сукупність усіх визначених законом ознак, необхідних для
реєстрації як промислових зразків результатів творчої діяльності
людини у галузі художнього конструювання, зокрема, ескізів. До
складу умов охороноспроможності включаються не лише умови
патентоспроможності, але й усі інші ознаки, необхідні для
одержання патенту, зокрема, умови про автора, чиєю творчою працею
створено промисловий зразок, підстави для визнання патенту
недійсним тощо. Ознаки умов охороноспроможності визначено не лише
у статті 6 Закону, а й в усіх інших нормах Закону. А отже, судові
інстанції у цій справі для правильного вирішення спору про
визнання патентів недійсними мали керуватися законодавством, що
діяло на дату подання заявки.
Стаття 25 Закону ( 3688-12 ), що визначає правові підстави
для визнання патенту недійсним повністю чи частково, зазнала змін
на час процесу одержання відповідачем оспорюваних патентів.
Зокрема, припис підпункту "в" пункту 1 статті 25 Закону було
внесено як зміну до цієї статті згідно із Законом України від
22.05.2003 N 850-IV ( 850-15 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо правової охорони інтелектуальної
власності". До набрання чинності Законом України від 22.05.2003
N 850-IV стаття 25 Закону діяла у редакції Закону України від
21.12.2000 N 2188-III ( 2188-14 ), і за редакцією цього Закону не
було передбачено такої підстави для визнання патенту недійсним, як
подання заявки з порушенням прав інших осіб.
Для правильного застосування статті 25 Закону ( 3688-12 ) з
урахуванням дії цієї норми у часі суди мали виходити з дати
подання заявок Товариством на одержання оспорюваних патентів на
промислові зразки. Оскільки судовими інстанціями з'ясовано дату
подання Товариством заявок на одержання оспорюваних патентів на
промислові зразки, а саме - 08.06.2001 та 14.11.2001, до спірних
відносин сторін з цієї справи підлягає застосуванню стаття 25
Закону в редакції Закону України від 21.12.2000 N 2188-III
( 2188-14 ). Оскільки у зазначеній редакції статті 25 Закону не
передбачено такої підстави для визнання патенту недійсним, як
подання заявки з порушенням прав інших осіб, у судових інстанцій
не було підстав для задоволення позову Підприємства.
З огляду на викладене Вищий господарський суд судові рішення
місцевого та апеляційного господарських судів зі справи скасував,
у задоволенні позову відмовив.
6. Чинним законодавством України передбачено можливість
одночасної реалізації виключних майнових прав власника свідоцтва
на торговельну марку та здійснення іншою особою права попереднього
користування цією торговельною маркою, тому останнє не може
вважатися об'єктивною причиною невикористання власником свідоцтва
такої марки.
Підприємство звернулося до місцевого господарського суду з
позовом до Товариства та Державного департаменту інтелектуальної
власності про припинення дії свідоцтва на знак для товарів та
послуг "Buoncaffe" від 15.05.2001 N 19433.
Рішенням цього господарського суду позов задоволено частково:
достроково припинено дію названого свідоцтва в частині
надання правової охорони на товарний знак "Buoncaffe" для товарів
30 класу Міжнародної класифікації товарів та послуг (далі - МКТП)
та зобов'язано Департамент внести відповідні зміни до Державного
реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Назване
рішення суду мотивовано невикористанням ТОВ "Італманія" спірного
товарного знака протягом трьох років після реєстрації останнього,
що є підставою для дострокового припинення дії свідоцтва
відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України "Про охорону прав
на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (далі - Закон).
Постановою апеляційного господарського суду рішення місцевого
господарського суду з даної справи скасовано; в позові відмовлено.
У прийнятті названої постанови суд апеляційної інстанції виходив з
наявності об'єктивних обставин, які перешкоджали використанню
Товариством товарного знака "Buoncaffe", що виключає можливість
дострокового припинення дії спірного свідоцтва.
Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України
з скасаційною скаргою, в якій просило скасувати постанову суду
апеляційної інстанції, а рішення місцевого господарського суду з
даної справи залишити без змін, посилаючись на порушення
апеляційним судом норм матеріального та процесуального права та
невідповідність висновків суду дійсним обставинам справи. Зокрема,
скаржник зазначає про факт невикористання Товариством товарного
знака "Buoncaffe" протягом трьох років навіть після укладення
ліцензійного договору, а також про фіктивність поданих
відповідачем доказів.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими
інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування
ними норм матеріального і процесуального права, Вищий
господарський суд України дійшов висновку про наявність підстав
для скасування рішень місцевого та апеляційного господарських
судів та передачі справи на новий розгляд з урахуванням такого.
Обґрунтовуючи задоволення позовних вимог щодо дострокового
припинення дії спірного свідоцтва для товарів класу 30 МКТП,
місцевий господарський суд послався на недобросовісне користування
Товариством правами, що випливають із спірного свідоцтва, оскільки
протягом 2000-2004 років відповідач не використовував спірний
товарний знак, що підтверджується листом державного підприємства
"Український науководослідний і навчальний центр проблем
стандартизації, сертифікації та якості" від 24.06.2004
N 1-10/8-3584.
Згідно з абзацом першим пункту 4 статті 18 Закону ( 3689-12 )
якщо знак не використовується в Україні повністю або щодо частини
зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від
дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати
після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду
із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або
частково.
Відповідно до пункту 4 статті 16 Закону ( 3689-12 )
використанням знака визнається:
- нанесення його на будь-який товар, для якого знак
зареєстровано, упаковку, в якій міститься такий товар, вивіску,
пов'язану з ним, етикетку, нашивку, бирку чи інший прикріплений до
товару предмет, зберігання такого товару із зазначеним нанесенням
знака з метою пропонування для продажу, пропонування його для
продажу, продаж, імпорт (ввезення) та експорт (вивезення);
- застосування його під час пропонування та надання будь-якої
послуги, для якої знак зареєстровано;
- застосування його в діловій документації чи в рекламі та в
мережі Інтернет, у тому числі в доменних іменах.
Знак визнається використаним, якщо його застосовано у формі
зареєстрованого знака, а також у формі, що відрізняється від
зареєстрованого знака лише окремими елементами, якщо це не змінює
в цілому відмітності знака.
Отже, з урахуванням наведених у Законі ( 3689-12 ) способів
використання знака для товарів і послуг відсутність реєстрації
сертифікатів відповідності Товариства на каву під торговим знаком
"Buoncaffe" протягом 2000-2004 років може свідчити лише про те, що
відповідачем не здійснювалася сертифікація кави із застосуванням
цього товарного знака, проте не може підтверджувати невикористання
відповідачем спірного знака для товарів 30 класу МКТП у названий
період.
Таким чином, у суду першої інстанції не було належних підстав
для задоволення позову щодо дострокового припинення дії свідоцтва
на знак для товарів у послуг від 15.05.2001 N 19433 в частині
надання правової охорони на товарний знак "Buoncaffe" для товарів
30 класу МКТП та похідної від неї вимоги про зобов'язання
Державного департаменту інтелектуальної власності внести
відповідні зміни до Державного реєстру свідоцтв України на знаки
для товарів і послуг.
Скасовуючи рішення суду першої інстанції, апеляційний
господарський суд зазначив як мотив відмови у позові неможливість
використання Товариством товарного знака "Buoncaffe" в зв'язку з
використанням останнього позивачем без одержання відповідного
дозволу відповідача як власника свідоцтва, за яким надано правову
охорону цьому знакові.
Статтею 17 Закону ( 3689-12 ) передбачено обов'язок власника
свідоцтва добросовісно користуватися правами, що випливають із
свідоцтва.
Відповідно до абзацу другого пункту 4 статті 18 Закону
( 3689-12 ) дія свідоцтва може бути припинена повністю або
частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні
причини такого невикористання. Такими поважними причинами,
зокрема, є:
- обставини, що перешкоджають використанню знака незалежно
від волі власника свідоцтва, такі як обмеження імпорту чи інші
вимоги до товарів і послуг, встановлені законодавством;
- можливість введення в оману щодо особи, яка виробляє товари
або надає послуги, під час використання знака особою, що
звернулася до суду, чи іншою особою щодо товарів і послуг,
відносно яких висунута вимога про припинення дії свідоцтва.
Отже, з огляду на наведений припис закону наявність поважної
причини невикористання товарного знака передбачає існування
об'єктивно непереборних обставин, які ускладнюють або роблять
неможливим використання власником свідоцтва такого знака.
Разом з тим, згідно з частиною першою статті 500 Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) будь-яка особа, яка до дати подання
заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до
дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності добросовісно
використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і
серйозну підготовку для такого використання, має право на
безоплатне продовження такого використання або використання, яке
передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього
користувача).
Отже, оскільки чинним законодавством України передбачено
можливість одночасної реалізації виключних майнових прав власника
свідоцтва на товарний знак та здійснення іншою особою права
попереднього користування цією торговельною маркою, останнє не
може вважатися об'єктивною причиною невикористання власником
свідоцтва такого знака.
Таким чином, у даному випадку для того, щоб дійти
обґрунтованого висновку про наявність поважних причин, які
перешкоджали використанню Товариством спірного товарного знака,
господарські суди повинні були дослідити питання щодо наявності у
підприємства права попереднього користувача на товарний знак
"Buoncaffe".
Проте назване питання попередніми судовими інстанціями
з'ясовано не було, що призвело до неповного дослідження ними
обставин, які входять до предмету доказування в даній справі.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові
рішення місцевого та апеляційного господарських судів зі справи
скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду
першої інстанції.
7. Існування права попереднього користувача на торговельну
марку не залежить від припинення договору, на підставі якого
виникло це право. Юридичне значення має сам факт виникнення права
попереднього користувача або можлива наявність цього факту.
Акціонерне товариство (далі - АТ) звернулося до місцевого
господарського суду з позовом до акціонерного товариства закритого
типу (далі - АТЗТ) та відкритого акціонерного товариства (далі -
ВАТ) про припинення порушень прав на торговельну марку "Реналган",
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на
стороні позивача - Державний департамент інтелектуальної власності
Міністерства освіти та науки України (далі - Державний департамент
інтелектуальної власності).
ВАТ звернулося з зустрічним позовом до АТ та Державного
департаменту інтелектуальної власності про дострокове припинення
дії свідоцтва України на знак для товарів та послуг N 15785 на
торговельну марку "Реналган".
Рішенням господарського суду міста Києва, залишеним без змін
постановою апеляційного господарського суду, первісний позов
задоволено: АТЗТ та ВАТ заборонено здійснювати будь-яке
використання торговельної марки "Реналган" за свідоцтвом України
N 15785; АТЗТ та ВАТ зобов'язано не здійснювати в майбутньому
використання торговельної марки "Реналган" за свідоцтвом України
N 15785 без відповідного дозволу АТ. У задоволенні зустрічного
позову відмовлено повністю. Рішення судових інстанцій про
задоволення первісного позову з посиланням на приписи статей 16 та
20 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів та
послуг" ( 3689-12 ) (далі - Закон) мотивовано тим, що АТ належить
право використовувати торговельну марку "Реналган", а також
виключні права дозволяти використання цієї торговельної марки та
перешкоджати неправомірному використанню названої торговельної
марки, в тому числі забороняти таке використання, на підставі
свідоцтва України на знак для товарів і послуг від 15.09.2000
N 15785. Крім того, мотивом рішення суду першої інстанції
зазначено те, що ВАТ не доведено наявності у нього права
попереднього користувача на торговельну марку "Реналган", оскільки
відповідач недобросовісно використовував це словесне позначення.
Суд апеляційної інстанції мотивував відсутність у ВАТ права
попереднього користувача на цю торговельну марку тим, що стаття
500 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі - ЦК України) не
застосовується до спірних відносин сторін, оскільки спільна
діяльність АТ та ВАТ за договором від 20.10.1995 була припинена в
зв'язку з його розірванням 28.03.2002. Рішення судових інстанцій
про відмову в задоволенні зустрічного позову однаково мотивовано
тим, що наявними доказами у справі підтверджується використання
АТ торговельної марки "Реналган", зокрема, у 2002 році.
ВАТ звернулося до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просило частково скасувати рішення
господарського суду першої інстанції та повністю скасувати
постанову апеляційного господарського суду зі справи і прийняти
нове рішення, яким відмовити у задоволенні первісного позову.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями
обставин справи та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про наявність підстав для часткового
задоволення касаційної скарги.
Причиною виникнення спору за первісними позовними вимогами
стало використання АТЗТ та ВАТ у своїй комерційній діяльності
словесного позначення "Реналган" без дозволу власника торговельної
марки, об'єктом якої є це позначення.
Причиною подання касаційної скарги зі справи стало питання
про наявність у ВАТ права попереднього користувача на торговельну
марку "Реналган".
З огляду на встановлені у справі обставини судові інстанції
дійшли правильних висновків про відсутність у АТЗТ права на
користування торговельною маркою "Реналган" без дозволу АТ, а
також про відсутність підстав для припинення дії свідоцтва N 15785
на знак для товарів і послуг, об'єктом якого є словесне позначення
"Реналган".
Відповідно до частини 5 статті 16 Закону ( 3689-12 )
свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим
особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено
цим Законом, зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг.
Згідно з частиною 1 статті 20 Закону ( 3689-12 ) будь-яке
посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16
цього Закону, в тому числі вчинення без згоди власника свідоцтва
дій, що потребують його згоди, та готування до вчинення таких дій,
вважається порушенням прав власника свідоцтва, що тягне за собою
відповідальність згідно з чинним законодавством України, а у
частині 2 цієї ж статті передбачено, що на вимогу власника
свідоцтва таке порушення повинно бути припинено.
У частині 4 статті 18 Закону ( 3689-12 ) передбачено, що якщо
знак не використовується в Україні повністю або щодо частини
зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від
дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати
після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду
із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або
частково.
У цьому разі дія свідоцтва може бути припинена повністю або
частково лише за умови, що власник свідоцтва не зазначить поважні
причини такого невикористання.
Тому судовими інстанціями правильно задоволено первісний
позов у частині вимог до АТЗТ про припинення порушень прав на
торговельну марку "Реналган", а також відмовлено у задоволенні
зустрічного позову до АТ та Державного департаменту
інтелектуальної власності про дострокове припинення дії свідоцтва
України на знак для товарів та послуг N 15785 на торговельну марку
"Реналган".
Проте судовими інстанціями не повністю з'ясовано фактичні
дані, що входять до предмету доказування в цій справі і стосуються
вимоги за первісним позовом до ВАТ про припинення порушень прав на
торговельну марку "Реналган". Свої заперечення проти цієї вимоги
первісного позову ВАТ обґрунтовує наявністю у нього права
попереднього користувача на торговельну марку "Реналган".
Відповідно до частини 6 статті 16 Закону, статті 500 ЦК
України ( 435-15 ) та статті 4 Паризької Конвенції про охорону
промислової власності від 20 березня 1883 року ( 995_123 ) в
Україні визнається право попереднього користувача на торговельну
марку.
Згідно з частиною 6 статті 16 Закону ( 3689-12 ) виключне
право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати
без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення
будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було
заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки.
Відповідно до частини 1 статті 500 ЦК України ( 435-15 )
будь-яка особа, яка в інтересах своєї діяльності добросовісно
використала торговельну марку в Україні або здійснила значну і
серйозну підготовку для такого використання, має право на
безоплатне продовження такого використання або використання, яке
передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього
користувача).
Як встановлено судовими інстанціями, ВАТ використовувало в
своїй комерційній діяльності словесне позначення "Реналган" після
укладення з АТ договору від 20.10.1995. Однак судовими інстанціями
не з'ясовано, з якої саме дати почалося таке використання, що має
значення для правильного вирішення спору за цією позовною вимогою.
Право попереднього користувача виникає з факту використання
торговельної марки до дати подання заявки власником свідоцтва на
торговельну марку або, якщо було заявлено пріоритет, до дати
пріоритету заявки.
Недостатньо обґрунтованим є висновок суду першої інстанції
про недобросовісність використання ВАТ торговельної марки
"Реналган" з огляду на розірвання АТ договору від 20.10.1995.
Судом першої інстанції лише констатується твердження АТ про
порушення ВАТ своїх зобов'язань за цим договором, однак ці
твердження судом не перевірено, зокрема, не зазначено доказів на
підтвердження доводу позивача за первісним позовом про невиконання
відповідачем договірних зобов'язань і у який спосіб ці порушення
зумовили недобросовісність використання останнім торговельної
марки. Отже, судом першої інстанції у дослідженні фактичних даних
про недобросовісність використання ВАТ торговельної марки
"Реналган" порушено правила статті 43 ГПК України ( 1798-12 ) про
оцінку доказів.
Помилковим є висновок суду апеляційної інстанції про
неможливість застосування статті 500 ЦК України ( 435-15 ) до
спірних відносин сторін за цією позовною вимогою з огляду на
приписи пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень цього Кодексу
та дані про розірвання 28.03.2002 договору від 20.10.1995.
Відповідно до припису зазначеного пункту ЦК України
( 435-15 ) застосовується до цивільних відносин, що виникли після
набрання ним чинності.
Щодо цивільних відносин, які виникли до набрання чинності ЦК
України ( 435-15 ), положення цього Кодексу застосовуються до тих
прав і обов'язків, що виникли або продовжують існувати після
набрання ним чинності".
Існування права попереднього користувача на торговельну марку
не залежить від припинення договору, на підставі якого виникло це
право. Юридичне значення має сам факт виникнення права
попереднього користувача або можлива наявність цього факту, як у
даній справі. Крім того, судом апеляційної інстанції не враховано
положення пункту В статті 4 Паризької Конвенції про охорону
промислової власності від 20 березня 1883 року ( 995_123 ), яка
набрала чинності для України з 25.12.1991, згідно з якою права,
набуті третіми особами до дня першої заявки, що є підставою для
права пріоритету, зберігаються відповідно до внутрішнього
законодавства кожної країни Союзу.
Отже судовими інстанціями не з'ясовано фактичні дані щодо
наявності або відсутності у ВАТ права попереднього користувача на
торговельну марку "Реналган", які входять до предмету доказування
зі спору за вимогою АТ до ВАТ про припинення порушень прав на
торговельну марку "Реналган".
Відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України
( 1798-12 ) касаційна інстанція не має права встановлювати або
вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України:
залишив без змін рішення місцевого господарського суду та
постанову апеляційного господарського суду зі справи в частині
задоволення первісного позову АТ до АТЗТ та відмови в задоволенні
зустрічного позову ВАТ до АТ та Державного департаменту
інтелектуальної власності; рішення місцевого господарського суду
та постанову апеляційного господарського суду зі справи скасував в
частині задоволення первісного позову АТ до ВАТ, а справу в цій
частині первісного позову передав на новий розгляд до
господарського суду першої інстанції.
8. Для роз'яснення питання про те, чи асоціюється у
споживачів словесне позначення, яке є частиною комбінованого
позначення, з сценічним ім'ям суб'єкта підприємницької
діяльності - позивача у справі, суд мав призначити судову
експертизу.
Суб'єкт підприємницької діяльності - фізична особа П. (далі -
СПД) звернувся до місцевого господарського суду з позовом до
Державного департаменту інтелектуальної власності про визнання
недійсним свідоцтва на знак для товарів і послуг від 15.04.2003
N 31071 (третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет
спору, на стороні відповідача - Товариство).
Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено.
Назване рішення суду мотивовано тим, що словесна частина
торговельної марки, якій надано правову охорону за спірним
свідоцтвом, відтворює сценічне ім'я відомої в Україні співачки -
позивача у справі.
Постановою апеляційного господарського суду рішення суду
першої інстанції з даної справи скасовано; в задоволенні позову
відмовлено. У прийнятті названої постанови апеляційний суд виходив
з відсутності в матеріалах справи належних доказів на
підтвердження факту видачі спірного свідоцтва з порушенням прав
СПД, оскільки рішенням Хмельницького міськрайонного суду від
04.10.2004 встановлено факт використання позначення "Тая" для
знака для товарів і послуг Товариства саме на честь колишнього
працівника цього підприємства.
СПД звернувся до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову апеляційної
інстанції та залишити в силі рішення місцевого господарського
суду, посилаючись на неправильне застосування судом норм
матеріального і процесуального права та невідповідність висновків
суду дійсним обставинам справи. Зокрема, скаржник зазначав, що
пунктом 4 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) (далі - Закон) не передбачено
можливості реєстрації як знака позначення, що відтворює ім'я
відомої в Україні особи без її згоди.
Перевіривши на підставі встановлених попередніми судовими
інстанціями фактичних обставин справи правильність застосування
ними норм матеріального і процесуального права, Вищий
господарський суд України дійшов висновку, що касаційна скарга
підлягає частковому задоволенню з урахуванням такого.
Причиною спору з даної справи стало питання неправомірної, на
думку позивача, реєстрації Державним департаментом інтелектуальної
власності знака для товарів і послуг, до складу якого входить
спірне словесне позначення - сценічне ім'я співачки (СПД), без її
згоди.
Пунктом 1 статті 19 Закону ( 3689-12 ) визначено, що
свідоцтво може бути визнано у судовому порядку недійсним повністю
або частково у разі, зокрема:
- невідповідності зареєстрованого знака умовам надання
правової охорони;
- видачі свідоцтва внаслідок подання заявки з порушенням прав
інших осіб.
Відповідно до пункту 1 статті 5 Закону ( 3689-12 ) правова
охорона надається знаку, який не суперечить суспільним інтересам,
принципам гуманності і моралі та на який не поширюються підстави
для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом.
Пунктом 4 статті 5 Закону ( 3689-12 ) передбачено, що обсяг
правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та
переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком товарів і послуг.
Згідно з пунктом 4 статті 6 Закону ( 3689-12 ) не
реєструються як знаки позначення, які відтворюють, зокрема,
прізвища, імена, псевдоніми та похідні від них, портрети і
факсиміле відомих в Україні осіб без їх згоди.
Отже, оскільки з огляду на наведені приписи Закону
( 3689-12 ) використання як торговельного знака позначення, що
відтворює ім'я, псевдонім та похідні від них відомої особи, є
правомірним лише у випадку наявності згоди саме цієї відомої
особи, то згода будь-якої іншої особи, у т.ч. й особи, на честь
якої використано у торговельній марці відповідне ім'я, не надає
права на реєстрацію цього знака.
Водночас для того, щоб дійти обґрунтованого висновку про
наявність або відсутність порушення прав СПД під час реєстрації
знака для товарів і послуг Товариства, господарські суди повинні
були вичерпно з'ясувати усе коло обставин, пов'язаних з
охороноздатністю спірної торговельної марки на момент її
реєстрації та пов'язаністю наявного в ній словесного позначення
"Тая" з ім'ям П. Однак місцевий господарський суд, встановивши, що
на момент реєстрації спірного торговельного знака словесне
позначення "Тая" було сценічним псевдонімом відомої в Україні
особи - співачки П., не дослідив, зокрема, того, чи асоціюється у
споживачів словесне позначення "Тая" у названому комбінованому
позначенні з сценічним іменем СПД. Крім того, оскільки апеляційним
господарським судом було встановлено, що рішенням Хмельницького
міськрайонного суду від 04.10.2004 визначено, що ім'я "Тая"
використано Товариством у спірному торговельному знакові на честь
колишнього голови правління Закритого акціонерного товариства,
суду слід було встановити, чи асоціюється у споживачів позначення
"Тая" у спірній торговельній марці з ім'ям цієї особи.
Оскільки названі обставини може бути з'ясовано лише шляхом
застосування спеціальних знань у галузях інтелектуальної власності
та соціології, то відповідно до статті 41 ГПК України ( 1798-12 )
для роз'яснення зазначених питань необхідне було призначення
відповідних судових експертиз.
Проте апеляційний господарський суд, призначивши експертизу з
даної справи, вирішив спір без проведення експертного дослідження
з підстав неоплати позивачем виставленого експертною установою
рахунку. Разом з тим, як свідчать матеріали справи, позивач не
відмовлявся від здійснення оплати за проведення експертного
дослідження, а лише поставив під сумнів розрахунок вартості
експертизи та компетентність експертів. Однак відповідне
клопотання судом розглянуто не було, внаслідок чого апеляційною
інстанцією безпідставно зазначено про ненадання саме позивачем
належного доказу - висновку експертизи.
В свою чергу, місцевий господарський суд, правильно
встановивши обставини, що стосуються використання позивачем
сценічного псевдоніму "Тая", не дослідив шляхом призначення
відповідної експертизи, чи пов'язується споживачами цей псевдонім
саме з діяльністю позивача та чи є громадянка П. відомою в Україні
особою. Натомість місцевий суд перебрав на себе не властиві йому
функції експерта та зробив висновок з питань, які слід
встановлювати шляхом застосування спеціальних знань.
Таким чином, оскаржувані рішення місцевого та апеляційного
господарських судів ґрунтуються на неповно з'ясованих обставинах,
які входять до предмету доказування, що призвело до порушення
судовими інстанціями вимог частини першої статті 4-7 ГПК України
( 1798-12 ) щодо прийняття судового рішення за результатами
обговорення усіх обставин справи і частини першої статті 43
названого Кодексу стосовно всебічного, повного і об'єктивного
розгляду в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності.
Касаційна ж інстанція відповідно до частини другої
статті 111-7 ГПК України ( 1798-12 ) не має права встановлювати
або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні
або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати
питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу
одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково
перевіряти докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові
рішення місцевого та апеляційного господарських судів скасував, а
справу передав на новий розгляд до господарського суду першої
інстанції.
9. Висновки спеціалістів з відповідних питань, надані ними
поза межами проведення судової експертизи, не є експертними, а
тому не можуть бути прийняті судом як висновки експертів.
Товариство звернулося до місцевого господарського суду з
позовом до Підприємства про визнання права інтелектуальної
власності.
Рішенням місцевого господарського суду позов задоволено: за
Товариством визнано право власності на броньовану башту "Тайфун"
бойової машини.
Підприємство звернулося до Вищого господарського суду України
з касаційною каргою, в якій просило рішення господарського суду
скасувати, а справу передати на новий розгляд до того ж суду.
Скаргу мотивовано тим, що рішення суду не відповідає вимогам
статті 84 Господарського процесуального кодексу України
( 1798-12 ) (далі - ГПК України), оскільки висновки суду стосовно
предмету позову мають суперечливий характер.
Перевіривши на підставі встановлених місцевим господарським
судом обставин справи правильність застосування ним норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про необхідність задоволення касаційної
скарги, скасування оскаржуваного рішення, прийнятого по суті даної
справи, та передачі її на новий розгляд до суду першої інстанції з
урахуванням такого.
Товариство, вважаючи, що порушуються його права як власника
деклараційного патенту на винахід, звернулося до господарського
суду з позовом про визнання права інтелектуальної власності, але в
резолютивній частині позовної заяви позивач просив визнати за ним
право власності саме на броньовану башту "Тайфун" бойової машини.
Господарський суд, не з'ясувавши змісту позовних вимог Товариства
та зазначаючи в мотивувальній частині рішення, що предметом спору
є визнання права інтелектуальної власності, на порушення вимог ГПК
України ( 1798-12 ) рішенням визнав за позивачем не право
інтелектуальної власності, а право власності на майно, а саме на
броньовану башту "Тайфун" бойової машини. У тексті ж судового
рішення не наведено жодних мотивів, на підставі яких господарський
суд дійшов висновку про необхідність визнання саме такого права.
Відповідно до абзацу п'ятого частини 2 статті 28 Закону
України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі"
( 3687-12 ) використанням винаходу визнається виготовлення
продукту із застосуванням запатентованого винаходу, застосування
такого продукту, пропонування для продажу, в тому числі через
Інтернет, продаж, імпорт (ввезення) та інше введення його в
цивільний оборот або зберігання такого продукту в зазначених
цілях.
Згідно з абзацом восьмим частини 2 статті 28 названого Закону
( 3687-12 ) продукт визнається виготовленим із застосуванням
запатентованого винаходу, якщо при цьому використано кожну ознаку,
включену до незалежного пункту формули винаходу, або ознаку,
еквівалентну їй.
Місцевий господарський суд у розгляді зазначеної справи
дійшов висновку про те, що Товариством розроблено та вироблено
башти "Буркан-ЛФ" з використанням формули, запатентованої
позивачем як "броньована башта "Тайфун" бойової машини". Такого
висновку суд дійшов, зокрема, на підставі висновку спеціаліста -
кандидата фізико-математичних наук патентного повіреного С.
Проте зазначений висновок не є експертним. В абзаці третьому
пункту 46 рекомендацій президії Вищого господарського суду України
від 10.06.2004 N 04-5/1107 ( v1107600-04 ) "Про деякі питання
практики вирішення спорів, пов'язаних із захистом прав
інтелектуальної власності" зазначено, що висновки спеціалістів з
відповідних питань, надані ними поза межами проведення судової
експертизи, не є експертними, а тому не можуть бути прийняті судом
як висновки експертів. Вони оцінюються господарським судом за
загальними правилами статей 36 і 43 ГПК України ( 1798-12 ) поряд
з іншими доказами у справі.
Відповідно до статті 41 ГПК України ( 1798-12 ) для
роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського
спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає
судову експертизу. Проведення судової експертизи має бути доручено
компетентним організаціям чи безпосередньо спеціалістам, які
володіють необхідними для цього знаннями. Особа, яка проводить
судову експертизу, користується правами і несе обов'язки,
зазначені у статті 31 цього Кодексу. Не призначивши експертизу зі
справи, суд припустився неправильного застосування статей 41, 42,
43 ГПК України.
Згідно зі статтею 111-7 ГПК України ( 1798-12 ), переглядаючи
у касаційному порядку судові рішення, касаційна інстанція на
підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє
застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм
матеріального і процесуального права. Касаційна інстанція не має
права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були
встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи
відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого
доказу про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази
або додатково перевіряти докази.
Вищий господарський суд України дійшов висновку про те, що у
новому розгляді справи господарському суду необхідно належним
чином з'ясувати зміст позовних вимог Товариства та вирішити
питання про призначення судової експертизи відповідно до статті 41
ГПК України ( 1798-12 ).
З огляду на викладене Вищий господарський суд України рішення
місцевого господарського суду зі справи скасував, а справу передав
на новий розгляд до цього ж суду.
10. У призначенні судової експертизи господарський суд не
повинен порушувати перед судовими експертами правові питання,
вирішення яких чинним законодавством віднесено до компетенції
суду, зокрема, про відповідність окремих нормативних актів вимогам
закону, про правову оцінку дій сторін тощо.
Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) звернулося до
місцевого господарського суду з позовом до товариства з обмеженою
відповідальністю (далі - ТОВ) про заборону використовувати
словесне позначення "Советское", а також етикетку і кольєретку
"Советское шампанское" для маркування своєї продукції.
Рішенням цього господарського суду, залишеним без змін
постановою апеляційного господарського суду, у позові відмовлено.
Зазначені рішення судових інстанцій з посиланням на припис
частини 2 статті 6 Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) мотивовано тим, що відповідно до
висновків судового експерта:
знак для товарів і послуг за свідоцтвом України N 7298 не має
розрізняльної здатності;
застосування ТОВ комплекту етикеток "Советское шампанское" не
є використанням знака для товарів і послуг N 7298.
ЗАТ звернулося до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просило вказані рішення судових
інстанцій скасувати і прийняти нове рішення, яким задовольнити
його позов.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями
обставин у справі та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про наявність підстав для часткового
задоволення касаційної скарги з урахуванням такого.
Причиною спору зі справи стало питання про правомірність
надання ЗАТ судового захисту способом заборони ТОВ використовувати
для маркування своєї продукції словесні позначення "Советское",
"Советское шампанское" на етикетці та кольєретці для вин.
Відповідно до частини 5 статті 16 Закону України "Про охорону
прав на знаки для товарів і послуг" ( 3689-12 ) (у редакції Закону
України від 22.05.2003 N 850-IV ( 850-15 ), що був чинний на час
розгляду справи) свідоцтво надає його власнику виключне право
забороняти іншим особам використовувати без його згоди, якщо інше
не передбачено цим Законом:
зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві товарів і
послуг;
зареєстрований знак стосовно товарів і послуг, споріднених з
наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок такого використання можна
ввести в оману щодо особи, яка виробляє товари чи надає послуги;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно
наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок такого
використання ці позначення і знак можна сплутати;
позначення, схоже із зареєстрованим знаком, стосовно товарів
і послуг, споріднених з наведеними у свідоцтві, якщо внаслідок
такого використання можна ввести в оману щодо особи, яка виробляє
товари чи надає послуги, або ці позначення і знак можна сплутати.
Згідно з частиною 1 статті 20 Закону ( 3689-12 ) будь-яке
посягання на права власника свідоцтва, передбачені статтею 16
цього Закону, вважається порушенням прав власника свідоцтва, що
тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством
України.
З огляду на викладені приписи Закону ( 3689-12 ) до предмету
доказування у цій справі входять фактичні дані про тотожність або
ступінь схожості протиставлених зображення етикетки і кольєретки,
які є об'єктом знака для товарів і послуг від 30.09.1996 N 7298,
та етикетки та кольєретки з нанесеним словесним позначенням
"Советское шампанское", що використовуються ТОВ у цивільному
обороті. У встановленні цих обставин судовими інстанціями допущено
суттєві порушення норм матеріального та процесуального права.
Мотивами суду першої інстанції, з якими погодився суд
апеляційної інстанції, стосовно відхилення висновку первинної
судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від
08.07.2003 N 1984, проведеної позаштатним експертом Київського
науково-дослідного інституту судових експертиз, були зазначення
про те, що експертом акцентовано увагу на порівнянні лише
словесного позначення "Советское" і зображенні медалі на етикетці,
а порівняльний аналіз інших елементів зображення знака відсутній.
Відповідно до частини 2 статті 5 Закону ( 3689-12 ) об'єктом
знака може бути будь-яке позначення або будь-яка комбінація
позначень. Такими позначеннями можуть бути, зокрема, слова, у тому
числі власні імена, літери, цифри, зображувальні елементи, кольори
та комбінації кольорів, а також будь-яка комбінація таких
позначень, а згідно з частиною 4 цієї ж статті Закону обсяг
правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та
переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком товарів і послуг.
Згідно з частиною 5 статті 16 Закону ( 3689-12 ) свідоцтво
надає його власнику виключне право забороняти іншим особам
використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено цим
Законом, зокрема, позначення, схоже із зареєстрованим знаком,
стосовно наведених у свідоцтві товарів і послуг, якщо внаслідок
такого використання ці позначення і знак можна сплутати.
Відповідно до пункту 4.3.2.4 Правил складання, подання та
розгляду заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і
послуг, затвердженого наказом Державного патентного відомства
України від 28.07.1995 N 116 ( z0276-95 ) в редакції наказу
Держпатенту від 20.08.1997 N 72 ( z0416-97 ) (далі - Правила)
позначення вважається схожим настільки, що його можна сплутати з
іншим позначенням, якщо воно асоціюється з ним в цілому,
незважаючи на окрему різницю елементів. У пункті 4.3.2.8 Правил
встановлено припис про визначення схожості комбінованих позначень,
за яким комбіновані позначення, заявлені як знаки, порівнюються з
комбінованими позначеннями та з тими видами позначень, які входять
до складу комбінованого позначення, що перевіряється, як елементи.
Тому судом першої інстанції дано оцінку висновків первинної
судової експертизи об'єктів інтелектуальної власності від
08.07.2003 N 1984 з дотриманням вимог частини першої статті 43 ГПК
( 1798-12 ), яка вимагає, щоб господарський суд оцінював докази за
своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному,
повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин
справи в їх сукупності, керуючись законом.
Судом першої інстанції допущено, однак, порушення норм
процесуального права у встановленні питань, які мали бути
роз'яснені судовим експертом, при призначенні повторної судової
експертизи. Відповідно до ухвали суду першої інстанції від
25.11.2003 судовий експерт мав, зокрема, відповісти: чи відповідає
товарний знак "Советское игристое" умовам надання правової
охорони. Отже, за змістом наведеного, суд вимагає у судового
експерта роз'яснити питання права, а не питання факту.
Згідно з частиною першою статті 41 ГПК ( 1798-12 ) для
роз'яснення питань, що виникають при вирішенні господарського
спору і потребують спеціальних знань, господарський суд призначає
судову експертизу. У пункті 2 роз'яснення президії Вищого
арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424
( v_424800-98 ) "Про деякі питання практики призначення судової
експертизи" зазначено, що відповідно до статті 1 Закону України
"Про судову експертизу" судова експертиза - це дослідження
експертом на основі спеціальних знань матеріальних об'єктів, явищ
і процесів, які містять інформацію про обставини справи, що
перебуває у провадженні, зокрема, суду.
Таку ж вимогу вміщує і стаття 41 ГПК ( 1798-12 ), згідно з
частиною першою якої експертиза призначається для з'ясування
питань, що потребують спеціальних знань. Тому неприпустимо ставити
перед судовими експертами правові питання, вирішення яких чинним
законодавством віднесено до компетенції суду, зокрема, про
відповідність окремих нормативних актів вимогам закону, про
правову оцінку дій сторін тощо.
Внаслідок відповіді на зазначене питання судовий експерт
вийшов за межі своїх повноважень, визначених у статті 41 ГПК
( 1798-12 ).
Судом першої інстанції допущено також порушення норми
процесуального права у встановленні даних про те, що знак для
товарів і послуг за свідоцтвом N 7298 не має розрізняльної
здатності.
У частині п'ятій статті 35 ГПК України ( 1798-12 ) зазначено,
що факти, які відповідно до закону вважаються встановленими, не
доводяться при розгляді справи. Таке припущення може бути
спростовано в загальному порядку.
Предметом спору у цій справі є питання про заборону
використання позначень, схожих із зареєстрованим знаком. Тому факт
про дійсність правоохоронного документу на цей знак, а саме
свідоцтва N 7298, є таким, що презюмується, а спростування цього
факту є процесуально можливим лише у справі за позовом про
визнання свідоцтва недійсним на підставі статті 19 Закону
( 3689-12 ). У цій справі відповідачем не подано у встановленому
порядку зустрічний позов про визнання свідоцтва N 7298 недійсним
на підставі відсутності розрізняльної здатності у зареєстрованого
знака. А отже, суд не мав права встановлювати обставини, що
свідчать про недійсність правоохоронного документу, зокрема,
досліджувати фактичні дані про наведену підставу для відмови в
наданні правової охорони.
Судом апеляційної інстанції не виправлено викладені помилки
суду першої інстанції у застосуванні норм процесуального права. Ці
помилки істотно вплинули на правильність оцінки доказів за
правилами, що визначені у статтях 34, 35 та 43 ГПК України
( 1798-12 ). Тому не можна вважати, що судовими інстанціями
належним чином оцінено висновок повторної судової експертизи від
22.01.2004 N 42 та встановлено достовірні факти про ступінь
схожості протиставлених зареєстрованого знака позивача та
позначень, що використовуються відповідачем у цивільному обороті.
Ці факти входять до предмета доказування у справі.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові
рішення місцевого та апеляційного господарського судів зі справи
скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду
першої інстанції.
11. За наявності суперечливих висновків судового експерта
господарському суду в розгляді справи слід призначати повторну
судову експертизу.
Закрите акціонерне товариство (далі - ЗАТ) звернулося до
місцевого господарського суду з позовом до Державного департаменту
інтелектуальної власності та товариства з обмеженою
відповідальністю (далі - ТОВ) з позовом про:
визнання недійсним свідоцтва України на знак для товарів і
послуг від 17.06.2002 N 25529;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної
власності внести до Державного реєстру знаків для товарів і послуг
відомості про визнання недійсним повністю свідоцтва України на
знак для товарів і послуг від 17.06.2002 N 25529 та здійснити
публікацію про це в офіційному бюлетені "Промислова власність";
скасування рішення Державного департаменту інтелектуальної
власності від 29.11.2002 про реєстрацію знака для товарів і послуг
за заявкою N 99020516 щодо частини товарів і послуг;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної
власності провести повторну експертизу заявки на одержання
свідоцтва України на знак для товарів і послуг за заявкою
N 99020516 на ім'я позивача.
ТОВ подало зустрічний позов про:
визнання дій ЗАТ недобросовісною конкуренцією;
зобов'язання ЗАТ припинити порушення прав власника свідоцтва
України N 10930 на знак для товарів і послуг "Ведмежа кров";
визнання недійсним рішення Апеляційної ради Державного
департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001 стосовно
задоволення заперечення ЗАТ на видачу свідоцтва України N 14095 на
знак для товарів і послуг "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ";
заборону ЗАТ використовувати без дозволу ТОВ позначення
"МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") у будь-якій діяльності;
зобов'язання ЗАТ знищити виготовлені зображення позначення
"МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") та усунення їх з будь-яких
об'єктів;
зобов'язання Державного департаменту інтелектуальної
власності опублікувати у бюлетені "Промислова власність"
інформацію про визнання недійсним рішення Апеляційної ради
Державного департаменту інтелектуальної власності від 15.05.2001.
Рішенням місцевого господарського суду міста Києва, залишеним
без змін постановою апеляційного господарського суду від
31.03.2004, первісний позов задоволено частково: визнано недійсним
свідоцтво України від 17.06.2002 N 25529 на знак для товарів і
послуг "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ"; у задоволенні інших вимог за первісним
позовом відмовлено; зустрічний позов задоволено повністю: дії
ЗАТ визнано недобросовісною конкуренцією; зобов'язано ЗАТ
припинити порушення прав власника свідоцтва України N 10930 на
знак для товарів і послуг "Ведмежа кров"; визнано недійсним
рішення Апеляційної ради Державного департаменту інтелектуальної
власності від 15.05.2001 стосовно задоволення заперечення ЗАТ на
видачу свідоцтва України N 14095 на знак для товарів і послуг
"МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ"; ЗАТ заборонено використовувати без дозволу ТОВ
позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") у будь-якій
діяльності; ЗАТ зобов'язано знищити виготовлені зображення
позначення "МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" ("Ведмежа кров") та усунути їх з
будь-яких об'єктів; Державний департамент інтелектуальної
власності зобов'язано опублікувати у бюлетені "Промислова
власність" інформацію про визнання недійсним рішення Апеляційної
ради Державного департаменту інтелектуальної власності від
15.05.2001 згідно з рішенням суду. Рішення судових інстанцій по
суті спору мотивовано тим, що заявка ДП, якє є правопопередником
ТОВ, на одержання правової охорони для словесних знаків "Мєча
кръв" та "Ведмежа кров" має більш ранню дату подання до
центрального органу виконавчої влади з питань правової охорони
інтелектуальної власності (далі - Установа), ніж заявка ЗАТ на
одержання правової охорони для словесного знаку "Медвежья кровь",
а протиставлені позначення цих знаків схожі між собою до ступеня
змішування.
ЗАТ звернулося до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просить скасувати рішення судових
інстанцій по суті спору зі справи, первісний позов задовольнити
повністю, припинити провадження зі справи за зустрічним позовом у
частині визнання дій ЗАТ недобросовісною конкуренцією, а в
задоволенні решти вимог за зустрічним позовом ТОВ відмовити.
Перевіривши повноту встановлення судовими інстанціями
обставин справи та правильність застосування ними норм
матеріального і процесуального права, Вищий господарський суд
України дійшов висновку про наявність підстав для часткового
задоволення касаційної скарги.
Причиною виникнення спору зі справи стали питання про право
сторін спору на одержання правової охорони на словесний знак для
товарів і послуг "Медвежья кровь" та неправомірне використання
чужих позначень.
Судові інстанції зі справи дійшли висновку, що ЗАТ не
доведено права на використання позначення "Медвежья кровь", а тому
йому заборонено судовими рішеннями використовувати це позначення у
зв'язку із задоволенням зустрічного позову ТОВ. Однак судовими
інстанціями не конкретизовано, стосовно якого саме переліку
товарів і послуг, згрупованих за МКТП, ЗАТ позбавлено права
використовувати позначення "Медвежья кровь", оскільки судами не
враховано, що ЗАТ залишається власником свідоцтва України від
30.10.1998 N 22735 на знак для товарів і послуг "Медвежья кровь",
який зареєстровано для товарів і послуг 16, 33 (за виключенням
вина), 35 та 42 класів МКТП. Відповідно до частини 4 статті 5
Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
( 3689-12 ) обсяг правової охорони, що надається, визначається
зображенням знака та переліком товарів і послуг, внесеними до
Реєстру, і засвідчується свідоцтвом з наведеними у ньому копією
внесеного до Реєстру зображення знака та переліком товарів і
послуг. Тому судові рішення по суті спору у частині задоволення
зустрічних вимог ТОВ не можуть бути визнані обґрунтованими і
законними, оскільки в резолютивній частині рішень судових
інстанцій не конкретизовано товари та послуги, при реалізації та
наданні яких ЗАТ забороняється використання позначення "Медвежья
кровь".
Судом першої інстанції прийнято судове рішення по суті спору
в цій справі 23.02.2004 за зустрічною вимогою ТОВ про визнання дій
ЗАТ недобросовісною конкуренцією. Відповідно до припису частини
другої пункту 4 Прикінцевих та перехідних положень Цивільного
кодексу України ( 435-15 ) щодо цивільних відносин, які виникли до
набрання чинності Цивільним кодексом України, положення цього
Кодексу застосовуються до тих прав і обов'язків, що виникли або
продовжують існувати після набрання ним чинності. У статті 16
Цивільного кодексу України не передбачено такого способу захисту
цивільного права та інтересів, як визнання дії особи
недобросовісною конкуренцією. У частині 2 цієї статті закріплено,
що суд може захистити цивільне право або інтерес іншим способом,
що встановлений договором або законом. Однак у Законі України "Про
захист від недобросовісної конкуренції" ( 236/96-ВР ) та
Господарському кодексі України ( 436-15 ) також не передбачено
такого способу захисту цивільного права. Отже, ТОВ звернулося до
суду в такий спосіб судового захисту (зміст позову), що не
передбачений чинним законодавством України. Проте судові інстанції
помилково розглянули по суті спір за позовною вимогою ТОВ про
визнання дій ЗАТ недобросовісною конкуренцією.
Судовими інстанціями у розгляді справи порушено правила
оцінки доказів, визначені у статті 43 Господарського
процесуального кодексу України ( 1798-12 ) (далі - ГПК України).
Судом першої інстанції встановлено, що згідно з висновком
експертизи об'єктів інтелектуальної власності від 04.08.2003 N 30,
проведеної судовим експертом Науково-дослідного інституту
інтелектуальної власності, позначення "Медвежья кровь" та
позначення "Ведмежа кров" за свідоцтвом України від 30.10.1998
N 10930 схожі між собою до ступеня змішування. Суд апеляційної
інстанції погодився з цим висновком суду першої інстанції. Однак у
пункті 5 висновку судового експерта зазначено: "Словесне
позначення "Медвежья кровь", виконане стандартним шрифтом, є
схожим настільки, що його можна сплутати із словесним елементом
"Ведмежа кров" знака для товарів і послуг за свідоцтвом України
N 10930. В той же час, знак у вигляді словесного позначення
"МЕДВЕЖЬЯ КРОВЬ" та комбінований знак у вигляді етикетки за
свідоцтвом N 10930 не є схожими, що їх можна сплутати, оскільки
словесний елемент "Ведмежа кров" не впливає на загальне сприйняття
споживачем знака за свідоцтвом N 10930". Судами не дано належної
оцінки викладеним суперечливим висновкам судового експерта.
Згідно з частиною четвертою статті 42 ГПК України ( 1798-12 )
при необхідності господарський суд може призначити повторну судову
експертизу і доручити її проведення іншому судовому експерту.
У підпункті 9.2 пункту 9 роз'яснення президії Вищого
арбітражного суду України від 11.11.1998 N 02-5/424
( v_424800-98 ) "Про деякі питання практики призначення судової
експертизи" зазначено: "Повторна судова експертиза призначається з
ініціативи суду або за клопотанням учасників процесу, якщо
висновок експерта визнано необґрунтованим чи таким, що суперечить
іншим матеріалам справи, або коли він викликає сумнів у його
правильності. Повторну судову експертизу може бути призначено
також, якщо є розходження у висновках кількох експертів і їх
неможливо усунути шляхом одержання додаткових пояснень експертів у
судовому засіданні. Повторну судову експертизу слід доручати
іншому експерту (експертам)". Тому за наявності суперечливих
висновків судового експерта суду слід було призначити повторну
судову експертизу, однак цієї процесуальної дії не вчинено.
Отже, судовими інстанціями у розгляді справи порушено вимоги
статей 42, 43, 82 та 84 ГПК України ( 1798-12 ), наслідком чого є,
зокрема, недоведеність обставини, що має значення для справи, яку
господарський суд визнав встановленою.
Згідно з частиною другою статті 111-7 ГПК України ( 1798-12 )
касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати
доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України судові
рішення місцевого та апеляційного господарських судів зі справи
скасував, а справу передав на новий розгляд до господарського суду
першої інстанції.
12. Для роз'яснення питань, які потребують спеціальних знань,
господарський суд повинен призначити відповідну судову експертизу
згідно з вимогами статті 41 Господарського процесуального кодексу
України ( 1798-12 ).
Товариство з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ)
звернулося до місцевого господарського суду з позовом до спільного
підприємства (далі - СП) заборону використання позначення "Бича
кров", а також етикетки та кольєретки з позначенням "Бича кров"
при маркуванні вина.
Рішенням місцевого господарського суду в задоволенні позову
відмовлено. Рішення суду першої інстанції з посиланням на приписи
частини 6 статті 16 Закону України "Про охорону прав на знаки для
товарів і послуг" ( 3689-12 ) (далі - Закон), статті 500
Цивільного кодексу України ( 435-15 ) (далі - ЦК України),
пункту 1 статті 5 Закону України "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ) (у редакції, що була чинною на дату подання
позивачем заявки) та частини 5 статті 7 Декрету Кабінету Міністрів
України від 10.05.1993 N 46-93 ( 46-93 ) "Про стандартизацію і
сертифікацію" мотивовано тим, що СП правомірно використовувало
словесне позначення "Бича кров" на підставі права попереднього
користувача.
ТОВ звернулося до Вищого господарського суду України з
касаційною скаргою, в якій просило скасувати рішення
господарського суду і прийняти нове рішення.
Перевіривши на підставі встановлених судовими інстанціями
обставин справи правильність застосування ними норм матеріального
і процесуального права, Вищий господарський суд України дійшов
висновку про наявність підстав для часткового задоволення
касаційної скарги.
Причиною виникнення спору зі справи стало питання про
правомірність надання ТОВ судового захисту способом заборонити
ТОВ СП використовувати словесне позначення "Бича кров" на етикетці
та кольєретці для вин.
Відповідно до частини 5 статті 16 Закону ( 3689-12 )
свідоцтво надає його власнику виключне право забороняти іншим
особам використовувати без його згоди, якщо інше не передбачено
цим Законом, зареєстрований знак стосовно наведених у свідоцтві
товарів і послуг.
Відповідно до вимог частини 6 статті 16 Закону ( 3689-12 ) та
статті 500 ЦК України в Україні ( 435-15 ) визнається право
попереднього користувача на торговельну марку.
Згідно з частиною 6 статті 16 Закону ( 3689-12 ) виключне
право власника свідоцтва забороняти іншим особам використовувати
без його згоди зареєстрований знак не поширюється на здійснення
будь-якого права, що виникло до дати подання заявки або, якщо було
заявлено пріоритет, до дати пріоритету заявки. А відповідно до
частини 1 статті 500 ЦК України ( 435-15 ) будь-яка особа, яка до
дати подання заявки на торговельну марку або, якщо було заявлено
пріоритет, до дати пріоритету заявки в інтересах своєї діяльності
добросовісно використала торговельну марку в Україні або здійснила
значну і серйозну підготовку для такого використання, має право на
безоплатне продовження такого використання або використання, яке
передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього
користувача).
Право попереднього користувача обмежує виключне право
власника свідоцтва у частині заборони іншим особам використовувати
без його згоди цю торговельну марку.
Відповідно до частини 4 статті 5 Закону ( 3689-12 ) обсяг
правової охорони, що надається, визначається зображенням знака та
переліком товарів і послуг, внесеними до Реєстру, і засвідчується
свідоцтвом з наведеними у ньому копією внесеного до Реєстру
зображення знака та переліком товарів і послуг.
Судом першої інстанції не звернуто належної уваги на
відомості міжнародного цифрового коду для ідентифікації
бібліографічних даних (540), зазначені у свідоцтві на знак для
товарів і послуг від 15.10.2001 N 21427, власником якого є
позивач. Відповідно до пункту 2.2 Положення про Державний реєстр
свідоцтв України на знаки для товарів і послуг, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 10.01.2002 N 10
( z0064-02 ), міжнародний цифровий код для ідентифікації
бібліографічних даних (540) надає відомості про зображення знаку.
Зображення знака за свідоцтвом на знак для товарів і послуг від
15.10.2001 N 21427 становить виключно словесне позначення "Бича
кров".
Відповідно до встановлених судом першої інстанції у цій
справі обставин СП доведено здійснення значної і серйозної
підготовки для використання словесного позначення "Бычья кровь",
яке, однак, не є тотожним словесному позначенню "Бича кров" для
цілей законодавства про товарні марки. Отже, суд першої інстанції
з огляду на встановлені ним обставини справи дійшов помилкового
висновку про наявність у відповідача зі справи права попереднього
користувача на словесне позначення "Бича кров".
Судом першої інстанції на порушення норм процесуального права
на свій власний розсуд встановлено, що зображення словесного
позначення "Бича кров" на етикетці та кольєретці, яке
використовується відповідачем, не є тотожним зображенню знака
"Бича кров", захищеним свідоцтвом на знак для товарів і послуг від
15.10.2001 N 21427. Відповідно до припису частини першої статті 41
ГПК України ( 1798-12 ) для роз'яснення питань, що виникають при
вирішенні господарського спору і потребують спеціальних знань,
господарський суд призначає судову експертизу. З огляду на
допущене судом першої інстанції порушення правил доказування не
можна вважати достовірно встановленими дані висновку цього суду
стосовно відсутності тотожності між зареєстрованим знаком,
власником якого є позивач, та словесним позначенням, що
використовує відповідач на етикетках та кольєретках, маркуючи свою
продукцію.
Відповідно до частини другої статті 111-7 ГПК України
( 1798-12 ) касаційна інстанція не має права встановлювати або
вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або
постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання
про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних
доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти
докази.
З огляду на викладене Вищий господарський суд України рішення
місцевого господарського суду зі справи скасував, а справу передав
на новий розгляд до господарського суду першої інстанції.
Заступник Голови Вищого
господарського суду України В.Москаленко